2001年《商标法》修改时,增加了证明商标和集体商标的制度,并赋予地理标志以证明商标和集体商标的方式予以保护,此后,以申请证明商标或集体商标的方式保护地理标志的数量逐年增加,截止到2019年3月,核准注册的地理标志商标已达4996件,全国地理标志累计注册量排名前五的省、自治区、直辖市为,山东680件,福建459件,湖北426件,四川343件,江苏305件,上述五省的地理标志注册量占全国总量的44.3%。虽然地理标志商标注册量显著增长,但绝大多数处于“注而不用,用而不管”的放任状态,商标权人通过法律手段维护自身权益的情况较少。通过案例检索,有关地理标志证明商标的侵权案件,提起诉讼的当事人相对集中,如五常大米协会,杭州市西湖区龙井茶产业协会,舟山市水产流通与加工行业协会等,审判机关主要集中在北京,山东,江苏,上海,广东,浙江等地,仔细对比相关案例,各地法院对地理标志证明商标侵权认定的裁判标准不甚统一,这对于地理标志的使用会产生阻滞作用。
问题的提出,地理标志证明商标的侵权判定标准。
应先明确什么是证明商标和地理标志。
《商标法》第三条第一款规定,经商标局核准注册的商标为注册商标,包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标。第三款规定,证明商标,是指由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制,而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务,用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质的标志。
《商标法》第十六条第一款商标中有商品的地理标志,而该商品并非来源于该标志所标示的地区,误导公众的,不予注册并禁止使用;但是,已经善意取得注册的继续有效。第二款规定,前款所称地理标志,是指标示某商品来源于某地区,该商品的特定质量、信誉或者其他特征,主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志。
《商标法实施条例》第六条第一款规定,商标法第十六条规定的地理标志,可以依照商标法和本条例的规定,作为证明商标或者集体商标申请注册。第二款规定,以地理标志作为证明商标注册的,其商品符合使用该地理标志条件的自然人、法人或者其他组织可以要求使用该证明商标,控制该证明商标的组织应当允许。以地理标志作为集体商标注册的,其商品符合使用该地理标志条件的自然人、法人或者其他组织,可以要求参加以该地理标志作为集体商标注册的团体、协会或者其他组织,该团体、协会或者其他组织应当依据其章程接纳为会员;不要求参加以该地理标志作为集体商标注册的团体、协会或者其他组织的,也可以正当使用该地理标志,该团体、协会或者其他组织无权禁止。
《商标法》第四十九条规定,注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。
《集体商标、证明商标注册和管理办法》第十八条第二款规定,《商标法实施条例》第六条第二款中的正当使用该地理标志是指正当使用该地理标志中的地名。
根据上述规定,证明商标是用来标示商品的原产地、原料、制造方法、质量或其他特定品质的商标。当地理标志以商标形式注册,形成证明商标后,即对某种来源于特定地域的商品,因该地域特有的自然或人文因素而使该商品产生特定的质量、信誉等特征,通过证明商标,证明该商品的原产地、质量等特定品质。
证明商标与普通的商品商标(包括服务商标)有何区别。
《商标法》第三条,将注册商标区分为商品商标,服务商标,集体商标,证明商标。
商品商标和服务商标的区分,是依据商标使用的对象,商标被核定使用在商品,即是商品商标。当商标被核定使用在服务上,即是服务商标。
《商标法》第八条规定,任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志,包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等,以及上述要素的组合,均可以作为商标申请注册。
商品商标和服务商标起相同作用,故将二者一并与证明商标对比评价,本文所提商品商标也包括服务商标。
根据以上法律规定,商品商标是为将不同主体的商品区别开的标志,其核心就是区别,让消费者能够清晰的辨明商品来源于哪一个主体。
而证明商标,根据《商标法》第三条规定,是为了证明某种商品或服务的原产地、原料、制造方法、质量等特定品质的标志。其核心是证明商品或服务具有的特定品质,通过证明商标的使用,使消费者能否辨别商品或服务是否具有某种特定品质。
通过对比,普通商品商标是区别商品或服务的来源,证明商标是区别商品或服务在原产地、原料、制造方法或质量等方面的特定品质。当然这两种商标在使用的主体上也有所区别,这一点不是本文讨论的重点,故不再阐述。
是否可以将商品商标的侵权判定标准适用于地理标志证明商标呢?
《商标法》第五十七条列举了商标侵权行为,主要是“未经许可,在同一种商品或类似商品使用与注册商标相同或近似的商标,容易导致混淆的”。
因此商品商标的侵权判定标准为混淆可能性。即有可能导致提供的商品或服务与他人提供的商品或服务产生混淆,不能清晰的区别商品或服务的来源时,即构成商标侵权。
而证明商标是为了证明某种商品或服务具有特定品质的标志,起作用不在于区别商品或服务的来源主体。证明商标的商标权人,其权能主要体现为监督、保有、管理、打击侵权,其只能许可其他符合使用证明商标条件的主体使用证明商标,商标权人自己不能使用该商标。
因此,证明商标的侵权标准不同于商品商标,即对商品或服务的来源产生混淆,而应当以对商品的原产地、原料、制造方法或质量等特定品质产生混淆为标准。
通过检索案例,发现北京、上海、江苏、浙江、黑龙江等地法院对地理标志证明商标侵权判定标准是不同于山东等地法院,二者论述的侵权判定的理由明显不同,分述如下。
以北京等地法院为代表裁判的案件,如北京高院(2012)高民终字第58号,黑龙江高院(2018)黑民终2号,上海高院(2016)沪民申1585号,浙江高院(2016)浙民申1589号和(2015)浙知终字第106号。法院在这些案件的裁判文书中,论述地理标志证明商标侵权的理由时,均是按照是否会对商品的原产地、原料、制造方法、质量等特定品质产生混淆误认作为判定标准的,可能会导致消费者混淆误认商品的特定品质的即构成侵权,如不会使消费者对特定品质产生混淆误认的,则不构成侵权。
因地理标志申请注册为证明商标的,涉及的商品主要是农产品,其特定品质主要表现为产自特定地域,一般在某种商品的地理标志证明商标使用管理规则中,还有关于采摘,制作,加工等方面的品质规格要求,符合这些要求的才能使用地理标志。
北京等地的法院在判定商品是否具有特定品质,主要考察涉案商品是否确定产生于地理标志证明商标使用管理规则要求的地域范围,在该地域范围出产的商品,因该地特定的自然或人文因素而自然具备了特定品质,使用证明商标的名称,也不会导致消费者对商品的特定品质产生混淆误认,故被诉侵权者只要能证明涉案商品确属出产于地理标志要求的特定地域,即使没有获得许可使用地理标志名称,也属于正当使用,不构成商标侵权。
以山东等地法院为代表裁判的案件,山东高院(2016)鲁民终812号,(2017)鲁民终146号,(2018)鲁民终130号。济南中院和山东高院在这些案件裁判文书中,论述构成地理标志证明商标侵权的理由时,均阐述使用地理标志证明商标,需同时满足两个条件,一是涉案商品必须来自于地理标志证明商标使用管理规则规定的特定地域范围,且其品质特征符合管理规则规定的要求;二是必须经过地理标志证明商标持有人(一般会协会)的许可,二者缺少任一条件即构成侵权。
很明显,山东等地法院将获得使用许可作为侵权成立的条件,未经许可擅自使用,即使涉案商品确实出产于特定地域也构成侵权。
但根据前述分析,证明商标是为了证明某种商品的原产地、原料、制造方法、质量等特定品质的标志,使用该标志即是为了向消费者表明商品具有特定品质,《商标法》第十六条第一款规定,商标中有商品的地理标志,而该商品并非来源于该标志所标示的地区,误导公众的,不予注册并禁止使用。《商标法》第四十九条规定,注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。
因此,未经许可使用证明商标是否构成侵权,关键是看使用商标的商品是否出产于特定地域,是否具备特定品质,如是,则不会导致消费者对涉案商品的具备特定品质产生混淆,未经许可使用,也是为标注实际产地的正当使用行为,不构成证明商标侵权。
因此,通过分析和对比两地法院的裁判理由,以北京为代表的法院裁判观点较为符合《商标法》。
但即使如此,北京等地法院裁判该类案件时,主要考察商品的出产地域,以此作为具备特定品质的依据,符合使用地理标志证明商标的充分条件,仍有不妥之处。虽出产于特定地域,但地理标志证明商标使用管理规则通常都对地理标志产品的质量或品质有特别要求,比如在采摘、加工、制作等方面有特定要求,即使出产于特定地域,也不一定能达到使用证明商标要求的特定品质。因此通过证实涉案商品的出产地域,据此认定涉案商品具备特定品质,属于正当使用证明商标裁判标准仍有缺陷。
以上意见,如有欠妥,望不吝指正。